Hukuk Genel Kurulu 2019/458 E. , 2022/205 K.
MAHKEMESİ : İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanun’la değişikliği öncesi hâliyle 438. maddesinin 2. fıkrası gereğince direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından davacı vekilinin duruşma isteminin reddine karar verilip dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili; müvekkilinin “...” ve “...' ibareli markalarının tescilli olduğu alanlarda etkin faaliyet göstererek tanındığını, müvekkiline ait tescilli 2006/42375 sayılı '...', 2006/37431 sayılı '...', 2006/37430 sayılı '...', 2008/38472 sayılı '... 3 in 1' ve 2000/28463 sayılı '... Ahmet Ekmekçi' markalarının mevcut bulunduğunu, markalardaki esas unsurun '...' ibaresi olduğunu, davalının müvekkiline ait markaların serisi olarak algılanmasına sebep olan '... Kahve Evi+ Şekil” markasını tescil ettirdiğini, taraf markaları arasında iltibas tehlikesi oluştuğunu, davalının kötü niyetli olduğunu, bu eylemlerin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2010/47637 ve 2007/57613 sayılı '... Kahve Evi+Şekil' ibareli markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili; yetki itirazında bulunarak davacının tanınmışlığa ilişkin iddialarına dayanak sunulmadığını, “...” ibaresinin ayırt edici niteliğinin zayıf olup markalarda esas unsur olarak yer almadığını, müvekkiline ait markaların yeterli düzeyde farklılaşarak özgün nitelikte olduğunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (556 sayılı KHK) 8/1-b maddesi şartlarının oluşmadığını, müvekkilinin alanında tanındığını ve anılan ibareli marka kullanımının davacı kullanımlarından ve tescilinden daha eskiye dayandığını, bu kullanım ile anılan ibarenin ayırt edici nitelik kazandığını, kötü niyetin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 30.06.2016 tarihli ve 2015/19 E, 2016/100 K. sayılı kararı ile; davacının 2006/42375 sayılı '...', 2006/37431 sayılı '...', 2006/37430 sayılı '...', 2008/38472 sayılı '... 3 in 1' ve 2000/28463 sayılı '... Ahmet Ekmekçi' ibareli markaları ile davalı adına kayıtlı 2010/47637 ve 2007/57613 sayılı '... Kahve Evi+Şekil' ibareli markalarında yer alan '...' ibaresinin nitelik belirttiği, ticarette yaygın olarak kullanılan bir sözcük olup ayırt ediciliğinin zayıf olduğu, bu sözcüğün davacı tarafından çok yoğun bir kullanımla asıl anlamından bağımsızlaştırıldığını gösterir hiçbir delilin sunulmadığı, taraf markaları arasında benzerliğin bulunmadığı, davalı firmanın kurucusu olan İhsan Aydın'ın davacı markalarının başvuru tarihlerinden çok önce kayıtlı bir işletme adı olarak '... Kahve Evi' işletme adını 1999'dan bu yana kullandığı, buna ilişkin esnaf sicil kaydı, vergi dairesi kaydı, ticaret sicil kayıtları bulunduğu, kayıtlı işletme adının sahibi olan gerçek kişinin sonradan kurduğu şirket adına marka elde ettiği, daha önce kullandığı işletme adını kesintisiz kullanımını şekli ile birleştirip markalaştırdığı, işletme adından kaynaklanan öncelik hakkını kurmuş olduğu davacı şirkete devir ettiği, bu bakımdan davacının ileri sürdüğü öncelik ve üstünlük iddialarına dayalı hükümsüzlük taleplerinin kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.10.2018 tarihli ve 2017/1146 E., 2018/6542 K. sayılı kararı ile; “…Dava, davacı tarafın önceki tarihte TPE nezdinde tescilli markalarına dayalı olarak 556 sayılı KHK’nın 8/1-b. ve 42. maddeleri uyarınca davalı adına oluşturulan marka tescilinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılan davada mahkemece anılan madde koşullarının oluşup oluşmadığı hususunda değerlendirme yapılması gerekir. Bu bakımdan iş bu davanın konusunu oluşturmayan ve ancak marka hakkına tecavüzle ilgili uyuşmazlıklarda dikkate alınması gereken tescilsiz marka kullanım süresi itibariyle hükümsüzlük davasının reddine dair karar gerekçesi yerinde olmadığı gibi, davacı markaları ile dava konusu markaların asıl unsurlarının ‘...’ ibaresinden oluşması nedeniyle işaretler arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b. maddesi anlamında ilişkilendirme ihtimalini de içerecek şekilde benzerlik bulunduğu gözetilmeksizin, dava konusu markalarda şekil unsurunun ön planda olduğundan bahisle markaların benzer bulunmadığı gerekçesi de doğru görülmemiş, kararın anılan gerekçelerle davacı yararına bozulması gerekmiştir…” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 14.02.2019 tarihli ve 2018/279 E, 2019/21 K. sayılı kararı ile önceki gerekçeye ek olarak; dava konusu markaların sahibi olan davalı şirketin kurucusu İhsan Aydın'ın davacının markalarının başvuru tarihlerinden çok önce kayıtlı bir işletme adı olarak, '... KAHVE EVİ' işletme adını 1999'dan beri kullandığına ilişkin esnaf sicil kaydı, vergi dairesi kaydı, ticaret sicil kayıtları bulunduğu, davalının “... KAHVE EVİ” ibaresini tanıtım faaliyetlerinde kullandığının belgelendiği, anılan kullanımın markasal nitelikte olduğu, her iki taraf markalarının birlikte var olduğu, “...” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle markalar arasında bütünsel anlamda iltibas tehlikesinin bulunmadığı, kayıtlı işletme adının sahibi olan gerçek kişinin, sonradan kurduğu şirket adına marka elde ettiği, dolayısıyla, daha önce kullandığı işletme adını kesintisiz kullanımı ile şekille birleştirip önce tescilsiz ve sonra tescilli marka yaptığı, buna bağlı olarak dava konusu her iki markanın sahibi davalı şirketin temsilcisi ve kuruluştan önceki selefi olan İhsan Aydın'ın işletme adından kaynaklanan hakkını kurmuş olduğu davalı şirkete devir ettiği, davacının 2006 yılında tescil ettirdiği ''...”, “...'' ibareli markalarıyla marka tescillinde öncelik hakkını elde etmiş olmakla birlikte bu başvurulara ilan sırasında 556 sayılı KHK’nın 8/3 ve 8/5. hükümlerine göre itiraz etmeyen ve hükümsüzlük davası açmayan davalıya da uzun süre sessiz kaldığı, bu durumun 2006 yılından itibaren davalının 2007 yılında yaptığı marka başvurusuna kadar devam ettiği, aynı zamanda davalının en az 1999 yılında başladığı kanıtlanan kayıtlı işletme adı kullanımlarına da sessiz kalma oluşturduğu, davacının ancak iş bu davanın açılmasıyla anılan kullanıma müdahale ettiği, davalı markalarına ilişkin 5 yıllık hak düşürücü sürenin dolmadığı, ancak davalının tescilsiz kullanımına ilişkin sessiz kalmanın 5 yılı aştığı, dolayısıyla tescilsiz marka kullanımının 2006 yılından itibaren işbu davanın açıldığı 2014 yılına kadar davacı tarafından sineye çekildiği, eş söyleyişle İzmir'de faal olan davalının ''... KAHVE EVİ'' marka kullanımına karşı (işletme adı+tescilsiz marka) çok uzun süre sessiz kalındığı, bu sessizliğin taraflar açısından ticari sonuçları olduğu, öte yandan markaların genel izlenimlerinin farklı olmalarının ve işletmelerin birbirine uzak yerlerde bulunmasının iltibas tehlikesini azaltıcı mahiyette olduğu, fiilen kullanımla geçen süre boyunca bir çekişme doğmadığı, taraf markalarının uzun süre var olmaları ve farklı coğrafi bölgelerde hizmet vermeleri nedeniyle karıştırılma tehlikesinin bulunmadığı, zayıf ibareli marka sahiplerinin aynı ibarenin tescillenmesi hâlinde 3. kişilerin kullanımlarına katlanmak zorunda kalacağı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalıya ait 2010/47637 ve 2007/57613 sayılı '... Kahve Evi+Şekil' ibareli markaların hükümsüzlüğü istemine ilişkin olarak yapılacak değerlendirmede davalı tarafça dava konusu ibarenin tescilsiz olarak kullanım süresinin değerlendirme kapsamına alınıp alınamayacağı, buradan varılacak sonuca göre taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında ilişkilendirme ihtimalini de içerecek şekilde benzerliğin ve dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
12. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında direnme adı altında verilen kararın gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı; buradan varılacak sonuca göre temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulu tarafından mı, yoksa Özel Dairece mi yapılması gerektiği hususu ön sorun olarak tartışılmıştır.
IV. GEREKÇE
13. Direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için, mahkeme bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermeli; gerekçesini önceki kararına göre genişletebilirse de değiştirmemelidir (6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi).
14. Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş olması hâlinde, direnme kararının varlığından söz edilemez. Başka bir anlatımla, mahkemece direnme kararı verilse dahi bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, bozma sonrası yapılan araştırma, inceleme veya toplanan yeni delillere dayanmak, önceki kararda yer almayan ve Özel Daire denetiminden geçmemiş olan yeni ve değişik gerekçe ile hüküm kurmak suretiyle verilen karar direnme kararı olmayıp yeni hüküm olarak kabul edilir.
15. Somut olayda ise mahkemece verilen 30.06.2016 tarihli ve 2015/19 E., 2016/100 K. kararda; dava konusu “...” ibaresinin ayırt edici niteliğinin düşük olduğu, taraf markaları arasında iltibas ihtimalinin bulunmadığı, davalı firmanın kurucusu olan İhsan Aydın'ın davacı markalarının başvuru tarihlerinden çok önce kayıtlı bir işletme adı olarak '... Kahve Evi' işletme adını 1999'dan bu yana kullandığı, buna ilişkin esnaf sicil kaydı, vergi dairesi kaydı, ticaret sicil kayıtları bulunduğu, kayıtlı işletme adının sahibi olan gerçek kişinin sonradan kurduğu şirket adına marka elde ettiği, daha önce kullandığı işletme adını kesintisiz kullanımını şekil ile birleştirip markalaştırdığı, işletme adından kaynaklanan öncelik hakkını kurmuş olduğu davalı şirkete devir ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
16. Anılan kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine Özel Dairece; tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılan davada anılan madde koşullarının oluşup oluşmadığı hususunda değerlendirme yapılması gerektiği, işbu davanın konusunu oluşturmayan ve ancak marka hakkına tecavüzle ilgili uyuşmazlıklarda dikkate alınması gereken tescilsiz marka kullanım süresi itibariyle hükümsüzlük davasının reddine dair karar gerekçesi yerinde olmadığı gibi, davacı markaları ile dava konusu markaların asıl unsurlarının ‘...’ ibaresinden oluşması nedeniyle işaretler arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b. maddesi anlamında ilişkilendirme ihtimalini de içerecek şekilde benzerlik bulunduğu gözetilmeksizin karar tesisinin doğru olmadığı gerekçesiyle karar bozulmuştur.
17. Bozma kararı sonrasında mahkemece, önceki gerekçeye ek olarak bozma öncesi kararda bahsedilmemesine rağmen direnme kararında; davacının 2006 yılında tescil ettirdiği ''...”, “...'' ibareli markalarıyla marka tescillinde öncelik hakkını elde etmiş olmakla birlikte bu başvurulara ilan sırasında 556 sayılı KHK’nın 8/3 ve 8/5. hükümlerine göre itiraz etmeyen ve hükümsüzlük davası açmayan davalıya da uzun süre sessiz kaldığı, bu durumun 2006 yılından itibaren davalının 2007 yılında yaptığı marka başvurusuna kadar devam ettiği, aynı zamanda davalının en az 1999 yılında başladığı kanıtlanan kayıtlı işletme adı kullanımlarına da sessiz kalma oluşturduğu, davacının ancak iş bu davanın açılmasıyla anılan kullanıma müdahale ettiği, davalı markalarına ilişkin 5 yıllık hak düşürücü sürenin dolmadığı, ancak davalının tescilsiz kullanımına ilişkin sessiz kalmanın 5 yılı aştığı, dolayısıyla tescilsiz marka kullanımının 2006 yılından itibaren iş bu davanın açıldığı 2014 yılına kadar davacı tarafından sineye çekildiği, eş söyleyişle İzmir'de faal olan davalının ''... KAHVE EVİ'' marka kullanımına karşı çok uzun süre sessiz kalındığı, bu sessizliğin taraflar açısından ticari sonuçları olduğu, fiilen kullanımla geçen süre boyunca bir çekişme doğmadığı, taraf markalarının uzun süre var olmaları ve farklı coğrafi bölgelerde hizmet vermeleri nedeniyle karıştırılma tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
18. Buna göre mahkemenin direnme olarak adlandırdığı kararın, usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı, bozmadan önceki kararda tartışılıp değerlendirilmemiş, dolayısıyla Özel Daire denetiminden geçmemiş yeni gerekçeye dayalı yeni hüküm niteliğinde olduğu her türlü duraksamadan uzaktır.
19. Hâl böyle olunca, kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir.
20. Bu nedenle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
V. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle
Davacı vekilinin yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle Hukuk Genel Kurulu kararının mahkemesince taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise doğrudan Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Gönderilmesine,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
